지적재산권침해로 인한 손해배상청구사건

2. 지적재산권침해로 인한 손해배상청구사건 // 지적재산권(2005).txt

-78~97-

지적재산권침해로 인한 손해배상청구는 불법행위로 인한 손해배상청구로서, 그 손해배상청구권이

성립하기 위하여는 불법행위의 법리에 따라 ① 침해자의 고의·과실, ② 침해행위(위법행위), ③ 손해의 발생을 그 요건으로 한다. 그런데

지적재산권 침해로 인한 손해배상청구는 일반의 불법행위보다 침해사실 및 손해액의 증명이 상당히 곤란한 점을 감안하여, 지적재산권법에서는 특칙으로

과실 추정규정, 손해액에 대한 추정규정 및 손해의 계산에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있는 규정 등을 두고 있다. 그 중 추정규정은 증명책임을

전환한 것에 불과하므로, 권리자가 민법상의 일반원칙에 따라 증명하든지, 위 추정규정을 원용하여 증명하든지 권리자의 자유이다.22) 위 요건들 중

침해행위에 대하여는 위에서 논의한 바와 같으므로, 이하 나머지 요건들에 대하여 보고, 지적재산권법상의 특칙

----

22) 권리자의 입장에서 추정규정을 원용하여 청구하는 것이 유리하다 하겠으나, 추정규정에

의하여 추정되지 않는 유형의 손해(판매가격 하락으로 인한 일실손해 등), 추정되는 유형의 손해이기는 하나 추정되는 범위를 초과한 손해를 청구할

경우에는 민법상의 일반원칙에 따라 증명할 수밖에 없을 것이다.

에 대하여는 별도로 본다.

가. 손해배상청구권의 성립요건

(1) 손해배상청구권자

특허법의 경우에는 특허권자 또는 전용실시권자, 실용신안법의 경우에는 실용신안권자 또는

전용실시권자, 디자인보호법의 경우에는 디자인권자 또는 전용실시권자, 상표권의 경우에는 상표권자 또는 전용사용권자 등, 저작권법의 경우에는

배치설계권자, 전용이용권자에게 무단으로 지적재산권을 실시 또는 사용하는 자에 대한 손해배상청구권이 인정된다(이하 권리자라 함은 원칙적으로 위

손해배상청구권자를 뜻한다).

한편, 특허권의 통상실시권자와 같이 권리자에 대하여 자신의 실시를 용인할 것을 청구할 수 있을

뿐 제3자에게 지적재산권 실시를 허락하지 않을 것을 요구할 권한이 없는 자는 제3자의 지적재산권 무단실시로 인하여 자신의 실시권이 침해당한다고

볼 수 없으므로, 제3자에 대한 손해배상청구권이 인정되지 않는다고 봄이 일반적이다{침해금지청구권이 인정되는지에 관하여는 제1장 제3절 1.의

가.의 (1)의 (나) 참조}. 다만, 특허권의 독점적 통상실시권자와 같이 권리자에 대하여 자신에게만 지적재산권 실시를 허락하고 제3자에게

지적재산권 실시를 허락하지 않을 것을 요구할 권한이 있는 자는 시장을 독점할 법적 이익이 있으므로 지적재산권을 무단으로 실시하는 제3자에 대한

손해배상청구권(채권침해에 의한 불법행위로 인한 손해배상청구권)이 있다는 견해가 유력하다.23) 한편, 위와 같은

----

23) 대법원은 독점판매권 침해 사건에서, "일반적으로 채권에 대하여는 배타적 효력이 부인되고

채권자 상호간 및 채권자와 제3자 사이에 자유경쟁이 허용되는 것이어서 제3자에 의하여 채권이 침해되었다는 사실만으로 바로 불법행위로 되지는 않는

것이지만, 거래에 있어서의 자유경쟁의 원칙은 법질서가 허용하는 범위 내에서의 공정하고 건전한 경쟁을 전제로 하는 것이므로, 제3자가 채권자를

해한다는 사정을 알면서도 법규에 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서에 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 채권자의 이익을 침해하였다면 이로써

불법행위가 성립한다고 하지 않을 수 없고, 여기에서 채권침해의 위법성은 침해되는 채권의 내용, 침해행위의 태

경우의 손해배상청구권행사에 있어 아래에서 보는 바와 같은 지적재산권법상의 손해액 추정규정,

과실추정규정이 유추적용되느냐에 대해서는 견해의 대립이 있는데, 독점적 통상실시권과 같은 권리는 그 공시방법이 없으므로 과실추정규정을 유추적용할

수는 없다고 하겠다.

(2) 고의 또는 과실

고의는 침해자 자신의 행위가 지적재산권을 침해한다는 사실을 알면서 이를 행하는 심리상태를

말하고, 과실이란 자신의 행위가 지적재산권을 침해하다는 사실을 알 수 있었음에도 불구하고 주의의무를 게을리 하여 알지 못하고 이를 행한

심리상태를 말한다. 침해자가 권리자와 동종업계에 종사하는 사람인 경우에는 고의, 과실의 증명이 용이한 경우가 많을 것이다.

(3) 손해의 발생

지적재산권 침해로 인한 손해배상에서 주장되는 손해도 일반불법행위와 마찬가지로 재산적 손해와

정신적 손해로 구분되고, 재산적 손해는 다시 소극적 손해와 적극적 손해로 구분된다. 세부적으로 손해의 발생, 침해행위와 손해발생 간에

상당인과관계의 존재, 손해액이 심리, 확정되어야 한다.

(가) 소극적 손해

소극적 손해는 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었을 이익의 상실을 의미한다.

침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었을 이익액, 즉 일실이익에 관하여 권리자에 의하여 주장되는 것으로는 보통 ① 권리자의 판매량 감소에

의하여 잃은 이익, ② 제품가격 인하에 의하여 잃은 이익, ③ 실시료 또는 사용료

----

양, 침해자의 고의 내지 해의의 유무 등을 참작하여 구체적, 개별적으로 판단하되, 거래자유

보장의 필요성, 경제·사회정책적 요인을 포함한 공공의 이익, 당사자 사이의 이익균형 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 따라서 특정기업으로부터

특정물품의 제작을 주문받아 그 특정물품을 그 특정기업에게만 공급하기로 약정한 자가 그 특정기업이 공급받은 물품에 대하여 제3자에게 독점판매권을

부여함으로써 제3자가 그 물품에 대한 독점판매자의 지위에 있음을 알면서도 위 약정에 위반하여 그 물품을 다른 곳에 유출하여 제3자의 독점판매권을

침해하였다면, 이러한 행위는 특정기업에 대한 계약상의 의무를 위반하는 것임과 동시에 제3자가 특정기업으로부터 부여받은 독점판매인으로서의 지위

내지 이익을 직접 침해하는 결과가 되어, 그 행위가 위법한 것으로 인정되는 한, 그 행위는 그 특정기업에 대하여 채무불이행 또는 불법행위가

됨과는 별도로 그 제3자에 대한 관계에서 불법행위로 된다"고 판시하였다(대법원 2003. 3. 14. 선고 2000다32437 판결).

수입의 감소 등이 있을 수 있다.

ⅰ)

판매수량 감소로 인한 일실이익

ⅱ)

판매가격의 하락으로 인한

일실이익

ⅲ)

실시료 또는 사용료

수입의 감소 등으로 인한 일실이익

(나) 적극적 손해

적극적 손해라 함은 침해자의 침해행위로 인한 권리자의 기존 재산의 감소를 말한다. 이 적극적

손해에 해당하는 것으로는 침해의 제거 등을 위하여 지출한

비용, 변호사비용 등이 있는데, 적극적 손해에는 특별한 사정으로 인한 손해에 해당하는 경우가

많아 이러한 경우에는 침해자인 침해자가 이를 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 배상을 청구할 수 있다 할 것이다. 한편, 변호사비용에

대하여는 실제로 소요된 변호사보수 중 변호사보수의소송비용산입에관한규칙으로 정한 금액은 소송비용에 산입되어 권리자가 이를 따로 청구할 수 없으나,

침해자의 부당한 응소, 항쟁 그 자체가 불법행위로 인정되는 경우와 침해자가 부당하게 책임을 회피하거나 이행청구에 불응하는 경우에는 권리자가

지급하는 변호사비용을 침해행위와 상당인과관계가 인정되는 손해로 인정할 수 있다(대법원 1972. 9.26. 선고 72다1284 판결).

(다) 정신적 손해

지적재산권도 재산권의 일종이므로 그 침해로 인하여 통상 발생할 수 있는 손해는 재산적 손해라

할 것이나, 그 침해로 인하여 회복할 수 없는 정신적 손해가 발생하였다면 예견가능성을 증명하여 위자료를 청구할 수 있다. 따라서 지적재산권침해로

인한 위자료 청구의 경우에는 정신적 손해가 특별한 사정으로 인한 손해로서 침해자가 그러한 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 해당하는지 여부를

심리, 확정하여야 한다. 이 때 지적재산권의 침해가 현저히 반도덕적인 경우나 피해자에게 현저한 정신적 고통을 느끼게 하는 상황에서 침해행위가

이루어진 경우에는 경험칙상 정신적 손해가 발생하였다 할 수 있고, 침해자도 이를 예견할 수 있었다고 추인할 수 있다.

그러나 지적재산권에 대한 침해가 동시에 권리자의 영업권이나 신용도 등 인적 이익을 부수적으로

훼손하는 경우에는 그로 인한 정신적 손해는 침해행위로부터 통상 생기는 손해이므로, 예견가능성은 문제되지 아니한다(주인중, "특허권침해소송에

있어서의 몇 가지 문제", 인권과 정의 제235호). 특히 저작인격권이 침해되었다면 특별한 사정이 없는 한 저작자는 그의 명예와 감정에 손상을

입는 정신적 고통을 받았다고 보는 것이 경험법칙에 합치된다(대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결).

나. 지적재산권법상의 특칙

(1) 고의 또는 과실의 추정

(가) 과실의 추정규정

특허법 제130조에 의하여 타인의 특허권을 침해한 자, 실용신안법 제46조에 의하여 등록된

실용신안권을 침해한 자, 의장법 제65조에 의하여 비밀의장 이외의 타인의 등록의장권을 침해한 자, 저작권법 제93조 제4항에 의하여 등록되어

있는 저작권, 출판권 또는 저작인접권을 침해한 자, 컴퓨터프로그램보호법 제32조 제2항(2000. 1. 28. 법률 제6233호로 개정된 것)에

의하여 타인의 등록된 프로그램저작권을 침해한 자는 모두 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다.

위와 같은 추정규정들은 추정의 전제되는 기초사실이 없기 때문에 의사적 추정 중 잠정적 진실에

해당하고 과실의 부존재를 주장하는 침해자에게 그 증명책임이 전환된다. 이 때 위와 같은 법률 규정에 따라 지적재산권의 침해로 인한 손해배상청구를

하는 권리자에게는 과실에 대한 주장책임까지도 면제되는지 여부가 문제되는데, 같은 잠정적 진실에 해당하는 민법 제197조 제1항의 자주점유의 추정

규정의 경우 권리자에게 자주점유에 대한 주장책임이 면제됨(대법원 1984. 1. 31. 선고 83다615 판결)에 비추어 권리자에게는 과실에

대한 주장책임도 면제된다고 보아야 한다는 설이 유력하다(전효숙, "특허권 침해로 인한 손해배상", 저스티스 제30권 제1호, 한국법학원). 위와

같은 추정규정에서의 과실은 과실의 정도에 관하여 아무런 언급이 없기 때문에 경과실로 보아야 할 것이고, 침해자에게 고의 또는 중과실이 없는

경우에는 법원이 손해배상액을 정함에 있어 이를 참작할 수 있다는 규정(특허법 제128조 제3항)과 관련하여 추정되는 과실의 정도를 경과실로 본다

하여 위 감액사유의 주장, 증명책임이 권리자에게 전환되는 것은 아니다.

이러한 추정규정이 있는 경우, 그 추정을 복멸하려면 침해자가 자신에게 과실이 없다는 것을

항변으로 주장, 증명하여야 하는데, 침해자가 등록된 지적재산권을 알지 못한 데 상당한 이유가 있거나 그 존재를 알았다 하더라도 침해자의 행위가

지적재산권의 보호범위에 속하지 않는다고 인식한 것에 상당한 이유가 있는 경우, 위와 같은 사정들을 인식하더라도 자신의 침해행위를 정당화하는

사유가 있다고 믿은 것에 상당한 이유가 있는 때에는 위와 같은 과실추정규정이 복멸된

다 할 것이다.

(나) 고의의 추정규정

상표법 제68조에 의하여, 같은 법 제90조의 규정에 의하여 등록상표임을 표시한 타인의 상표권

또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정된다.24) 따라서 단순히 등록만 하고

사용한 사실이 없는 상표의 경우에는 위 규정에 의한 고의는 추정되지 않는다. 위 규정에 의하여 고의가 추정되는 경우 권리자에게는 고의에 대한

주장·증명책임이 면제되고, 고의의 추정을 복멸하려면 침해자가 고의의 부존재 사실을 주장·증명하여야 한다. 이 때 침해자의 주장·증명에 의하여

고의의 부존재가 확정되면 권리자는 침해자의 과실을 증명하여야 하는데 명문의 규정이 없는 이상 상표권이 등록되어 있다는 사실만으로 침해자의 과실이

추정되지는 아니한다는 견해가 유력하다.

(2) 손해액의 추정 등

(가) 일실 판매이익 상당의 손해

----

24) 다른 규정과 달리 고의의 대상을 침해행위로 아니하고 등록된 사실로 하여, 고의의

추정이라는 견해와 고의의 요건 중 일부만 추정한다는 견해가 대립한다.

ⅰ)

판매수량의 추정규정

ⅱ)

이익액의 손해액 추정 규정

ⅲ) 추정의 전제요건과 범위

위 추정규정들에 의하여 손해의 발생 요건의 세부요건인 ① 손해의 발생, ② 침해행위와 손해의

인과관계, ③ 손해액 중, ①, ②, ③ 모두 추정된다는 견해와 ②와 ③만 추정되고, ①까지 추정되는 것은 아니라고 보는 견해 등이 있다. 뒤의

견해에 의할 경우 위 규정의 적용을 구하는 권리자는 그 전제요건으로 손해의 발생, 구체적으로 자기가 당해 권리를 실시하고 있고 또 현실로

영업상의 손해가 발생하였다는 사실을 주장, 증명하여야 한다. 대법원은 상표권 침해사건에서, "상표법 제67조 제2항이 상표권의 침해로 인한

손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 지적재산권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 그 지적재산권을 실시하고

있고, 또한 그 지적재산권에 대한 침해행위로 인하여 실제상 영업상 손해를 입은 것을 주장, 증명할 필요가 있다"고 판시하였다.27) 다만,

대법원은 그 증명의 정도에 관하여는 같은 사건에서, "위 추정규정이 입증책임을 경감하기 위한 규정이라는 점에서, 위와 같은 손해의 발생에 관한

주장·입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와

동종의 영업을 하고 있는 것을 입증한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수

있다"고 판시하여 상당히 완화하고 있다.

ⅳ) 이익액의 산정

----

27) 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결.

㉮ '이익액의 손해액 추정 규정'에서 침해자의 침해이익28)

침해자의 침해이익개념에 관하여 매출액에서 직접비용(생산원가, 판매뿐인 경우에는 매입원가)만을

공제한 이익이라는 조이익설과 매출액에서 생산원가뿐만 아니라 판매비, 일반관리비, 제세공과금, 기타 필요경비 등도 공제한 이익이라는 순이익설,

매출액에서 생산이나 판매 증가에 따른 변동경비(원료, 인건비, 기타 경비의 증가분)만을 공제한 이익이라는 한계이익설 등이 있다. 판례도

순이익설에 근거한 것과 조이익설에 가까운 것이 있어, 확립된 견해가 존재한다 할 수 없다.29) 실무상 권리자가 일실판매이익을 주장, 증명하면서

판매수입에서 공제하여야 하는 비용항목에 대한 증거를 전부 제출하지 아니하는 경우가 있는데 이러한 경우에는 권리자가 합리적 수준의 비용항목을

주장, 증명하면 필요비용이 일응 전부 증명된 것으로 보고, 침해자의 추가비용항목에 대한 반증이 제출되면 이를 참작하여 공제하여야 하는 적정한

비용항목을 추가하고 있다.30)

이 때에도 침해자의 총판매량과 단위당 판매가격은 비교적 쉽게 증명되나, 권리자로서는 침해자가

얻은 이익을 주장, 증명함에 있어 침해자의 지배 하에 있는 각종 비용에 관한 증거를 입수하여 제출하는 데 어려움이 있으므로, 권리자로 하여금

이익액이라고 합리적으로 인정될 수 있을 정도로 주장, 증명하게 한 후 침해자로 하여금 추가적인 공제항목을 반증으로 제출하게 하여 적정한 침해자의

이익액을 심리, 확정하여야 할 것이다.

그리고 권리자가 침해자의 이익을 주장, 증명함에 있어 침해자의 판매수입에 이익률을 곱하는

경우가 있는데, 이 때에도 권리자로 하여금 적정한 이익률이라

----

28) 저작권에서의 구체적인 사례에 관하여는 오승종, 이해완, 제3판 저작권법, 522면 참조

29) 순이익설에 따른 판례가 많다. 또한, 순이익설 또는 조이익설의 입장을 취한 것이라고

하더라도 실제상으로 완전한 형태의 것은 드물고 어느 한 견해를 기초로 하여 수정을 가한 것이 많다. 따라서 순이익설의 입장으로 보이는 판례들에

있어서도 구체적으로 어느 비용항목을 공제하여야 하는지가 통일되어 있지 않다.

30) 위와 같은 방법으로도 적정한 단위당 판매이익 또는 이익률 등을 도출하기 어려운 경우,

즉 당사자가 개인기업이나 영세기업으로 제대로 매출관련 자료 등을 소지하고 있지 않거나, 자료의 제출을 거부하는 경우에는 실무상 특허법 제128조

제5항 등에 기하여 세법상의 표준소득률, 기준경비율 또는 단순경비율을 적용하여 이익액을 산정하는 경우가 많다.

고 일응 인정할 수 있는 비율을 주장, 증명하게 하고, 침해자로 하여금 그보다 작은 이익률이

있으면 반증으로 제출하게 하여 적정한 이익률을 심리, 확정하여야 한다.

㉯ '판매수량 추정규정'에서 '권리자의 단위수량당 이익액'

권리자의 단위수량당 이익액의 개념에 관하여도 여러 견해가 대립하고 있는데, 순이익설의 입장에서

권리자의 실제 판매 수량에 따른 매출액에서 필요비용을 모두 공제한 순이익을 실제 판매수량으로 나눈 단위수량당 순이익액을 의미한다는 견해,

권리자가 침해자의 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 수량(=권리자의 실제 판매수량+침해자의 판매수량)에 따른 매출액에서 필요비용을 모두

공제한 순이익을 위 판매할 수 있었던 수량으로 나눈 단위수량당 순이익액을 의미한다는 견해, 한계이익설의 입장에서 권리자가 추가로 판매할 수

있었던 수량에 따른 매출액에서 변동경비를 공제하고 남은 한계이익을 추가로 판매할 수 있었던 수량으로 나눈 단위수량당 한계이익액을 의미한다는

견해31) 등이 있다. 아무튼, 권리자의 단위수량당 이익액은 침해자의 이익과 달리 관련 자료가 권리자에게 있으므로 권리자 입장에서 그 증명이

훨씬 용이할 것이나, 비용에 관하여 엄격한 증명을 요구할 때에는 영업비밀의 개시를 강제할 우려가 있으므로, 유연하게 합리적인 증거에 의하여

상당한 비용을 인정하면 될 것이다.

ⅴ) 기여율

침해자가 생산·판매한 제품 전체 중 일부분(부품 등)만이 권리자의 지적재산권 침해에 해당하는

경우에는 제품 전체를 판매한 이익 전액이 권리자의 손해라고 추정되는지, 혹은 제품 전체의 이익에 있어서 해당 특허발명의 기여비율을 고려한

침해자의 이익액만이 권리자의 손해라고 추정되는지가 문제된다. 특허법 제128조 제2항 등의 입법취지에 비추어 일응 침해자의 제품 전체의

판매이익이 권리자의 손해액으로 추정된다는 견해와 제품 전체의 이익액에 대한 당해 지적재산권의 기여도·공헌도를 고려하여야 한다면서 위 추정의

기초가 된 침해자가 받은 이익이라는 것은 특허권의 침해에 의하여 얻은 이익에 한정되어야 한다는 견해가

----

31) 서울남부지방법원 2003. 2. 13. 선고 96가합6616 판결과 같은 법원

2003. 2. 7. 선고 2001가합8692, 11162 판결은 한계이익설에 따라 단위수량당 이익액을 산출하였다.

대립하고 있다. 하지만, 두 견해 모두 결론적으로 당해 지적재산권이 기여한 이익액만이 권리자의

손해액으로 된다는 점에서는 동일하나, 기여율의 주장, 증명 책임을 누가 부담하느냐 하는 점에 있어서만 차이가 날 뿐이다(앞의 견해에 의할

경우에는 침해자가, 뒤의 견해에 의할 경우에는 권리자가 기여율의 주장, 증명 책임을 진다). 그 외에 침해자가 생산·판매한 단일 제품이 복수의

지적재산권을 침해한 경우, 당해 지적재산권 이외에 침해자 제품의 판매에 공헌하는 다른 여러 요인(침해자의 자본, 신용, 영업능력, 선전광고,

브랜드, 지명도, 캐릭터 사용 등)이 있는 경우에 대해서도 마찬가지의 견해 대립이 있다. 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119

판결은 상표권침해 사건에서 침해자의 순이익액은, 그 중 상품의 품질, 기술, 의장, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의

사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 없는 이상 그것이 상표권자가 상표권 침해로 인하여 입은 손해액으로 추정된다고 보아야 한다고

판시하여, 침해자의 전체 이익액이 권리자의 손해액으로 추정된다고 보았다.

이러한 해당 지적재산권의 제품 전체의 구매력에 대한 기여율 결정함에 있어 주요 고려요소로는

제품 전체의 매출 성과(고객 흡입력, 수요자의 선택 구입의 동기 등)에 대하여 해당 지적재산권이 가지는 불가결성이나 중요도, 제품 전체의 구조

또는 기능상 해당 지적재산권이 가지는 불가결성이나 중요도, 제품 전체에 있어서 다른 부분의 가치와 해당 지적재산권 부분의 가치와의 상대적 평가,

제품 전체에 있어서 침해자 독자적 기술의 유무 등이 있고, 보조적 고려요소로는 제품 전체에 대하여 해당 특허발명에 관계되는 부분이 차지하는 가격

비율 등이 있는 바, 이런 요소들을 종합하여 기여율을 결정하여야 할 것이다(中山信弘, 註解特許法, 靑林書員).

사정이 없는 이상 그 표절부분이 전체에서 차지하는 양적 비율을 중점으로 기여율을 결정함이 일반적이다.

(나)

일실 실시료 상당의 손해

(다) 손해액 추정규정들 사이의 관계

편의상 특허법 규정을 중심으로 살피는데, 다른 지적재산권법에 있어서도 다를 바 없다.

특허법 제128 제1, 2, 3항은 모두 피해 권리자의 손해액에 대한 증명의 편의를 도모하기

위한 규정으로서, 최소한 특허법 제128조 제3항에 의한 금액의 손해배상은 보장해 주려는 것이므로, 권리자는 특허법 제128조 제1, 2항과

특허법 제128조 제3항에 의한 금액 중 더 많은 금액을 한도로 하여 선택적 또는 중첩적으로 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 1996. 6.

11. 선고 95다49639 판결 참조).

한편, 권리자가 일실판매이익을 청구하면서 특허법 제128조 제1항 또는 제2항의 적용을

주장하고, 실시료 상당의 일실이익을 청구하지 않아서 같은 조 제3항 등의 적용을 주장하지 않았는데, 침해자의 반증에 의하여 제128조 제1항

또는 제2항의 추정이 복멸된 경우에, 법원이 같은 조 제1, 2항의 적용을 인정하지 않고 제3항을 적용할 수 있는지 여부가 문제된다. 이에

대하여 긍정설과 부정설이 대립하나, 특허법 제128조 제1, 2항과 제3항은 손해액의 산정방법상에 차이가 있을 뿐 모두 소극적 손해에 관한

규정으로서 동일한 소송물에 관한 것이고, 법원은 손해배상책임이 인정되는 한 손해액에 관한 당사자의 주장과 증명이 미흡하더라도 적극적으로 석명권을

행사하고 증명을 촉구하여야 하며 경우에 따라서는 직권으로 손해액을 심리·판단할 필요가 있으므로, 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 특허법

제128조 제3항을 적용하여 손해액을 산정할 수 있다고 보는 긍정설이 유력하다. 역의 경우도 상정할 수 있으나 제128조 제3항은 실시료 상당의

최소한의 손해를 법정한 것으로, 제3항의 손해가 인정되지 않는데 제1항 또는 제2항의 손해가 인정될 경우는 거의 상정할 수 없으므로, 실제로

문제될 경우는 거의 없다 할 것이다. 마찬가지로 당사자가 특허법 제128조 제1항의 적용만을 주장하고 제2항의 적용을 주장하지 않는 경우나 그

역의 경우에도, 법원이 당사자가 적용

을 주장하지 않은 조항을 적용하여 손해액을 산정할 수 있는지 여부가 문제되나, 이 경우에

있어서는 법원이 직권으로 합리적인 방법이라고 판단되는 조항을 선택하여 손해액을 산정할 수 있다고 보는 것이 일반적인 견해이다. 다만, 법원은

당사자의 주장과 다른 방식으로 손해액을 산정한다고 하더라도 당사자에게 석명권 등을 행사하여 법원이 선택한 방식에 맞추어 손해액을 증명할 기회를

부여하거나, 손해액에 대한 증명을 촉구하여야 할 것이다.

(라) 손해배상액의 감경

특허법 제128조 제4항, 실용신안법 제46조 제1항, 의장법 제64조 제4항, 상표법

제67조 제4항, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제4항은 "침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에는 법원은 손해배상의

액을 정함에 있어 이를 참작할 수 있다"고 규정하고 있다. 이는 침해자에게 손해액의 전부를 배상하게 하는 것이 신의와 형평의 원칙에 비추어

부당할 때 손해액 간주규정의 통상실시료 또는 통상사용료를 초과하는 손해를 감액할 수 있도록 한 규정으로서 고의 또는 중과실이 없다는 사실에 대한

증명책임은 침해자가 부담하며, 침해자의 주장과 관계없이 법원이 직권으로 심리, 판단할 수 있다고 본다. 그러나 이러한 규정이 있다 하여 과실상계

규정의 적용이 배제되는 것은 아니므로, 법원은 직권으로 또는 침해자의 주장, 증명에 따라 손해의 발생 및 확대에 기여한 권리자의 과실을 심리하여

그 손해액을 적당한 액으로 감액할 수 있다.

특허법 제128조 제1, 2항에 의하여 추정되는 손해액에 대하여도 경과실을 이유로 감액할 수

있는지 여부에 대하여는 학설이 나뉜다. 감액할 수 있다는 견해에 따라 특허법 제128조 제4항 후단에 의하여 경과실을 참작한다 하더라도 특허법

제128조 제2항 소정의 통상실시료 상당액보다 적은 금액을 손해액으로 정할 수 없다.

(마) 손해액 산정에 있어서의 법원의 재량권 인정

특허법 제128조 제5항, 실용신안법 제46조, 의장법 제64조 제5항, 상표법 제67조

제5항, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제5항은 각 "법원은 손해가 발생한 사실이 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한

사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 손해액 추정규정 등에 불

구하고 변론의 전체의 취지 및 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"고,

어려운 때에는 변론의 전취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"고 규정하여, 권리침해로 인한 재산상 손해배상청구에

있어서는 위자료 산정시와 마찬가지로 손해액 산정상의 재량권을 인정하고 있다.

(바) 서류의 제출명령

특허법 제132항, 실용신안법 제46조, 의장법 제67조, 상표법 제70조,

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의3은 "법원은 당사자의 신청에 의하여 다른 당사자에게 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는데

필요한 서류의 제출을 명할 수 있으나, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 그렇지 아니하다"고 규정하여

피해자인 권리자가 침해자의 이익이나 통상실시료 또는 통상사용료를 증명하기 위하여 장부 등 계산서류의 제출을 요구할 수 있도록 하였다. 이 때

당사자가 제출명령에 응하지 아니하는 경우에는 직접 제재를 가할 수는 없으나, 법원은 그 서류에 관한 상대방 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할

수 있다(민사소송법 제349조).

통상적으로 권리자인 특허권자 등이 특허권 등의 침해 여부가 충분히 심리되지 않은 단계에서

손해액 확정을 위하여 침해자인 침해자의 매출 관련자료 등에 대하여 문서제출명령을 신청하는 경우가 많은데, 불필요한 서류의 제출을 막기 위하여

채택을 보류하였다가 특허권 등의 침해가 충분히 증명된 후에 채택하는 것이 바람직하다.

다. 권리자 또는 침해자가 다수인 경우

특허권자 등이 전용실시권 등을 설정한 경우(매출액에 따라 일정비율로 실시료를 지급받기로 한

경우)에는, 전용실시권자 등은 특허권자 등에게 지급하여야 할 실시료 상당액을 공제하고 남은 잔액에 대하여 손해배상청구를 할 수 있고, 특허권자

등은 전용실시권자 등으로부터 지급받아야 할 즉, 위 공제한 위 실시료 상당액을 손해배상으로 청구할 수 있다. 특허권자 등이 통상실시권 등을

설정한 경우에는 독점적 통상실시권 등의 경우를 논외로 하면, 특허권자 등에게만 손해배

상청구권이 인정된다고 하겠다.

침해자가 다수인 경우에는 일반불법행위와 마찬가지로 민법 제760조에 의하여 해결하면

된다.

http://

지적재산권침해로 인한 손해배상청구사건

관련서류